“使用环境特征”的辨识与思考_姚建军.pdf
《“使用环境特征”的辨识与思考_姚建军.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《“使用环境特征”的辨识与思考_姚建军.pdf(12页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2023 年第 2 期专题研讨Feature“使用环境特征”的辨识与思考文 /姚建军摘要:“使用环境特征”在我国专利法 专利法实施细则中并无明确规定。自“岛野诉日骋”案1之后,涉及“使用环境特征”的专利侵权纠纷时有发生,各级法院基本上遵从“岛野诉日骋”案的裁判要旨,但对专利权利要求中的“使用环境特征”的辨识仍然见仁见智,影响社会公众对这类权利要求保护范围确定的合理预期。值得注意的是权利要求(特别是产品权利要求)撰写或审查中,为何将请求保护的主题(对象)以外的特征写入,法院在解释权利要求时,如何辨识“使用环境特征”,特别是当权利要求撰写中某个特征与其他结构特征并列出现时,如何准确理解发明撰写人的
2、本意,精准辨识“使用环境特征”,在“岛野诉日骋”案后的今天,更加值得业内认真回顾、探讨与思考。作者简介:姚建军,西安市中级人民法院法官。1.参见最高人民法院(2012)民提字第 1 号民事判决书。2.2013 年北京市高级人民法院专利侵权判定指南。关键词:使用环境特征;权利要求;必要技术特征一、“使用环境特征”的法律概念“使用环境特征”并非专利法固有的概念,其适用的历史路径与“功能性特征”一样,系经过司法实践确认而最终为司法解释所吸收,进而成为一项具有约束力的规则。“使用环境特征”最早出现在最高人民法院(2012)民提字第 1 号民事判决书(株式会社岛野诉宁波日骋工贸有限公司侵害发明专利权纠纷
3、案)。该判决对“使用环境特征”作出了如下定义:专利法意义上的“使用环境特征”是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或条件的技术特征。2013 年北京市高级人民法院(以下简称:北京高院)发布的专利侵权判定指南(2013)第 22 条规定,写入权利要求的“使用环境特征”属于必要技术特征,对专利权保护范围具有限定作用。“使用环境特征”是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征2。2016 年最高人民法院颁布了最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)(以下简称:专利侵权司法解释二),其第十六条以否定之否定的形式规定,被诉侵权技术方案不能适用于权利要求中“使用环境
4、特征”所限定的使用环境的,法院应742023 年第 2 期专题研讨Feature当认定被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围3。2017 年北京高院发布了专利侵权判定指南(2017)(以下简称:指南(2017),其对专利侵权判定指南(2013)有关内容进行了丰富,关于“使用环境特征”,指南(2017)进一步规定:写入权利要求的“使用环境特征”对专利权的保护范围具有限定作用。被诉侵权技术方案能够适用于权利要求记载的使用环境的,应当认定被诉侵权技术方案具备了权利要求记载的“使用环境特征”,而不以被诉侵权技术方案实际使用该环境特征为前提。但是,专利文件明确限定的技术方案仅能适用于该“使用环境特征”,
5、有证据证明被诉侵权技术方案可以适用于其他使用环境的,则被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围4。另外,按照技术特征所限定的具体对象不同,技术特征可分为直接限定专利技术方案本身的技术特征,以及通过限定专利技术方案本身之外的技术内容来限定专利技术方案的技术特征。前者一般表现为直接限定专利技术方案的结构、组分、材料等,后者则表现为限定专利技术方案的使用背景、条件、适用对象等,进而限定专利技术方案,因而被称为“使用环境特征”。常见的“使用环境特征”多表现为限定专利技术方案的安装、连接、使用等条件和环境。鉴于专利要求保护技术方案的复杂性,“使用环境特征”并不仅仅限于那些与被保护技术方案安装位置或连接结构
6、直接有关的结构特征。对产品权利要求而言,用于说明有关被保护技术方案的用途、适用对象、使用方式等的技术特征,也可能属于“使用环境特征”。写入权利要求的“使用环境特征”属于权利要求的必要技术特征,对于权利要求的保护范围具有限定作用,“使用环境特征”对于专利权保护范围的限定程度需要根据个案情况具体确定。通常被诉侵权技术方案可以适用于“使用环境特3.2016 年最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)。4.2017 年北京市高级人民法院专利侵权判定指南。征”所限定的使用环境的,即可视为其具备该“使用环境特征”。2012 年最高人民法院审结了株式会社岛野与宁波市日骋工贸有限公司
7、专利侵权再审案(以下简称:“岛野诉日骋”案)。涉案专利权利要求 1 的保护主题是“自行车后换挡器支架”,但是该权利要求 1 还限定了该后换挡器支架之外的“用以连接的后换挡器以及自行车车架”的具体结构。这些关于后换挡器支架所连接的后换挡器及自行车车架的特征,实际上限定了后换挡器支架所使用的背景和条件,属于“使用环境特征”。最高人民法院指出:“凡是写入权利要求的技术特征,均应理解为专利技术方案不可缺少的必要技术特征。对专利保护范围具有限定作用。在确定专利保护范围时必须加以考虑。已经写入权利要求的使用环境特征属于权利要求的必要技术特征,对于权利要求的保护范围具有限定作用。”自“岛野诉日骋”案后,使用
8、环境特征受到最高人民法院的高度重视。专利侵权司法解释二第九条首次以司法解释的形式对“使用环境特征”进行了明确的规定。总体而言,即便司法案例以及规范性文件对“使用环境特征”进行了归纳总结,并给出了界定,但不可否认的是这种界定的边界仍旧过于模糊和粗糙。笔者认为“使用环境特征”实际上是描述发明和实用新型专利中发明主题涉及的全部或部分结构内容安置于其他结构或与其他结构连接从而实现发明目的的特征。综上所述,“使用环境特征”具有以下三个特点,一是“使用环境特征”只用于对发明、实用新型专利权利要求的解释,不涉及外观设计;二是“使用环境特征”中的位置信息、连接关系等已经体现在权利要求之中,需要将其与其他必要技
9、术特征一并进行解释;三是是否属于“使用环境特征”需要根据发明主题、现有技术、权利要求、说明书以及审查历史等进行综752023 年第 2 期专题研讨Feature合判断。二、适用“使用环境特征”规则的典型案例及其认定标准专利保护范围是由权利要求界定的。对于产品权利要求的撰写应采用结构性的特征来限定。司法实务中,权利要求中还可能出现了结果(结构特征以外的限定,例如安装位置或环境)。如何看待写入权利要求中的结果特征以外的限定内容,这些内容对于确定保护范围有何影响,便成了权利要求解释的“兵家必争之地”。在“岛野诉日骋”案中,涉案专利5权利要求 1 请求保护的主题为“一种自行车后换挡器支架”,见涉案专利
10、附图所示:该案件所涉专利为“后换挡器支架”,授权公告号为 CN1095781C。2004 年 8 月涉案专利权利人株式会社岛野以侵犯涉案专利权为由将宁波日骋公司诉至宁波市中级人民法院(以下简称:宁波中院),认为其生产销售型号为 RD-HG-30A、RD-HG-40A 自行车后拨链器(以下简称:被控侵权产品)使用的有关技术落入了涉案专利保护范围,请求宁波中院:判令日骋公司立即停止制造和销售侵权产品;立即销毁所有剩余侵权产品、侵权产品宣传资料以及制造侵权产品的专用模具,并删除互联网上5.株式会社岛野是专利号为 ZL94102612,发明名称为“后换挡器支架”的专利权人,该专利申请日为 1994 年
11、 2 月 3日,优先权日为 1993 年 2 月 3 日;授权公告日为 2002 年 12 月 11 日。有关侵权产品的广告;赔偿株式会社岛野经济损失 30 万元。日骋公司答辩认为涉案专利保护的是改进的车架后叉端、后拨链器及其装配方案。被控侵权产品不涉及自行车车架,用户可以根据自己的意愿将其安装到任何地方,因此被控侵权产品并未覆盖涉案专利全部技术特征,故不构成侵权。本案的核心争议焦点在于如何解释涉案专利权利保护范围。查阅涉案专利审查历史可知,涉案专利在审查中为使涉案专利满足新颖性、创造性的要求,曾根据审查员的要求对权利要求 1 进行了两次修改。第一次修改时,株式会社岛野在涉案专利部分前序中增加
12、了“所述自行车车架具有形成在自行车车架的后叉端(51)的换挡器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)”的内容,以此限定自行车车架的结构;继而在第二次修改时,株式会社岛野更进一步对后换挡器和自行车车架的结构、后换挡器支架与二者的连接方式都进行了详细限定。最终授权文本权利要求 1 中前序部分的表述为:“一种用于将后换挡器(100)连接到自行车车架(5O)上的自行车后换挡器支架,所述后换挡器具有支架件(5)、用于支撑链条导向装置(3)的支撑件(4)、以及一对用于连接所述支撑件(4)和所述支架件(5)的连接件(6、7),所述自行车车架具有图 1 ZL94102612.4 中将后换挡器支架连接到自行车
13、车架上的示意图762023 年第 2 期专题研讨Feature形成在自行车车架的后叉端(51)的换挡器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)”涉案专利权利要求 1 的特征部分(“其特征在于”之后)为“所述第一连接结构(8a)和所述第二连接结构(8b)的布置应使所述支架体(8)安装在所述后叉端(51)上时,所述的第一连接结构(8a)提供的连接点是在所述第二连接结构(8b)提供的连接点的下方和后方。”2005 年 3 月 15 日一审法院就本案作出民事判决,认为涉案专利中的本体结构与自行车车架结构在解释权利要求时均有限定作用,且株式会社岛野基于审查意见对涉案专利权利要求进行修改就已经使得该技术特
14、征成为这个完整技术方案不可分割的一部分。法院在确定涉案专利权利要求保护范围时必须严格按照权利要求涵盖的内容,不得任意做扩大或限缩解释。基于禁止反悔原则,专利权人不能为了获得专利权而根据现有技术增加有关技术特征,或明确了有关技术术语等,缩小涉案专利保护范围,待其行使权利时却做出相反的解释,随意使得涉案专利权利保护范围扩大。本案中由于被控侵权产品尚未被安装在自行车上,因此不具备权利要求 1(前序)中的“所述自行车车架具有形成在自行车车架的后叉端(51)的换挡器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)”的技术特征,也不清楚具体的安装方式。因此,一审法院认为被诉侵权产品没有落入涉案专利权利要求所保护的
15、范围,被告不构成侵权。株式会社岛野不服一审判决,向浙江省高级人民法院(以下简称:浙江高院)提出上诉。2005 年 10 月 28 日浙江高院作出的民事判决思路与一审并无本质不同,其认为涉案专利权利要求包括结构特征和安装特征,本案焦点问题在于被控侵权产品是否具有涉案专利中的安装特征,即是否具有(1)后叉端的自行车车架;(2)安装在车架后叉端的延伸部上。由对比可知被控侵权产品仅有涉案专利中的结构特征,考虑到日骋公司没有进行安装行为,且该被控侵权产品也可以使用涉案专利限定的其他方式进行安装,因此被控侵权产品不具有专利权利要求中的安装特征,没有落入本案专利保护范围,不构成专利侵权。株式会社岛野不服二审
16、判决,向最高人民法院提出再审申请。最高人民法院于 2005 年 10月 28 日作出民事裁定,指令浙江高院再审。浙江高院于 2010 年 8 月 26 日作出再审民事判决,维持该院二审民事判决。株式会社岛野不服再审判决,向最高人民法院申请再审。最高人民法院于 2012 年 12 月 11 日作出终审判决,撤销一审、二审和再审判决。最高人民法院否定了前序程序中将关于后换挡器支架所连接的后换挡器及自行车车架的特征解释为“安装特征”的观点,其首先认为以上特征对权利要求具有限定作用,但该特征并非“安装特征”,而是“限定了后换挡器支架所使用的背景和条件”,进而认为该特征属于“使用环境特征”。由此最高人民
17、法院首次在个案中引入了“使用环境特征”这一概念,即“使用环境特征是指权利要求中用来描述发明所使用的背景或者条件的技术特征。”本案专利的保护主题是“自行车后换挡器支架”,但是权利要求 1 在描述该后换挡器支架结构特征的同时,也限定了该后换挡器支架所用以连接的后换挡器以及自行车车架的具体结构。这些关于后换挡器支架所连接的后换挡器及自行车车架的特征实际上限定了后换挡器支架所使用的背景和条件,属于“使用环境特征”。对于权利要求 1 所保护的后换挡器支架具有限定作用。最高人民法院进一步对“使用环境特征”作具体分析:第一,“使用环境特征”是指权利要求 1 所保护的后换挡器支架所使用的自行车车架的特征,即“
18、所述自行车车架具有形成在自行车车架的后叉端(51)的换挡器安装延伸部(14)上的连接结构(14a)”;第二,“使用环境特征”是指权利要求1 所保护的后换挡器支架所使用的后换挡器的特征,即“所述后换挡器具有支架件(5)、用于支撑链条导向装置(3)的支撑件(4)、以及一对用于连接所述支撑件(4)和所述支架件(5)的连772023 年第 2 期专题研讨Feature接件(6、7)”。它们与权利要求 1 的其他特征一起,组成一个完整的技术方案,共同限定了权利要求 1 的保护范围。由此可见,如何辨识权利要求中的“使用环境特征”,亦成为权利要求解释的重要任务。继“岛野诉日骋”案后,另一涉及“使用环境特征”
19、规则的典型案例是东莞光距诉宁波普能网线专利侵权案6。该案中“使用环境特征”的辨识已然成为导致胜负的关键因素。该案中的涉案专利为智英科技股份有限公司于 2017 年4 月 27 日向国家知识产权局申请的名称为“网路插头上盖自动定位结构”的实用新型专利,2018 年 1 月 2 日该专利获得授权,专利号为201720458033.X。其独立权利要求 1 为:“1.一种网路插头上盖自动定位结构,其特征在于包含:一底座;一上盖,该上盖一端活动枢接于该底座上端面并与所述底座彼此扣合共同组成一插头本体;一含有多条内部芯线的网路线,该网路线的前端一定长度伸入上述插头本体内部;一底板组装于上述插头本体内部的底
20、座,该底板定位一电路板,并在上述电路板设有一刺破型端子座以及位于该刺破型端子座上方的压板;上述底座后端组合一用以定位上述网路线前端一定长度的导线座,以及在所述上盖表面设有一释放弹片;上述底座与所述释放弹片相对位置设有一前端座,该前端座设有一朝向该释放弹片的解除弹片,且所述释放弹片随所述上盖换开动作按压所述解除弹片并在到达换6.参见(2021)最高法知民终 1921 号民事判决书。7.该图出自于一审被告普能公司于 2019 年 6 月 19 日申请的外观设计专利(专利号为 201930318500.3),为文章说明需要,作为参考图引入,不视为被控侵权产品的真实形状。8.值得注意的是,“岛野诉日骋
21、”案的涉案专利为发明专利,其“专利审查挡案”的内容对“使用环境特征”的辨识十分相关,而东莞光距诉宁波普能案中的涉案专利为实用新型专利,由于采取初步审查制,该实用新型专利并未形成具体的“专利审查挡案”。开设定角度位置自动定位所述上盖。”该权利要求请求保护的主题是“一种网路插头上盖自动定位结构”,属于产品权利要求。一审法院首先对该权利要求进行了解释,认为:“涉案专利保护对象为一种网络插头上盖自动定位结构,其专利权利要求 1 中的特征包括一种含有多条内部芯线的网路线,该网路线的前端一定长度伸入上述插头本体内部,该特征对网线的种类及网线的连接插头本体的位置进行了明确的特别限定,该特定网线构成上述网络插
22、头上盖自动定位结构的组成部分,上述特征为涉案专利权利要求 1 中的必要结构特征,并非使用环境特征。”在特征比对环境中,一审法院指出:“普能公司所产销的被诉侵权产品实物左侧为一网线通道入口(见下图7),产品中并无涉案专利权利要求 1 中的该特定网线,缺少了涉案专利权利要求 1 中的必要技术特征,故未落入涉案专利保护范围。”二审法院则认为,对于涉案专利权利要求1 中“一含有多条内部芯线的网路线,该网路线的前端一定长度伸入上述插头本体内部”技术特征,本领域普通技术人员在阅读专利权利要求书、说明书及专利审查档案后可以明确而合理地得知8涉案专利技术方案的上盖定位结构适用对象为网线,且其使用方式是将网线的
23、前端插入插头本体内部,故该技术特征属于“使用环境特征”。综上所述,在“岛野诉日骋”案中,浙江图 2 外观设计专利 201930318500.3 的后视图782023 年第 2 期专题研讨Feature两级法院并不认可权利要求 1 中的“安装特征”属于“使用环境特征”;同样,在东莞光距诉宁波普能案中,一审法院也不认可权利要求含有“使用环境特征”。由此可见,在解释权利要求过程中,对于“使用环境特征”的辨识,往往成为原、被告的诉争焦点,进而成为影响案件最终结论的“胜负手”。就撰写理论而言,对于产品权利要求的撰写用结构特征限定足矣,但为什么权利要求中会出现“使用环境特征”?本文对此问题将展开讨论。三、
24、权利要求中采用“使用环境特征”进行限定的必要性如上所述,一旦“使用环境特征”写入权利要求,那么该特征就构成了理解专利技术方案必不可少的技术特征。在此情况下,专利权人仍旧选择在权利要求中写入“使用环境特征”,有时是为了使权利要求相对于现有技术而言可以满足专利法规定的授权条件,尤其是使之具有新颖性、创造性,有时则仅仅是为了使技术方案的记载更为清楚而便于公众理解。因此专利权人在权利要求中对于是否采用“使用环境特征”应当采用审慎的态度,毕竟是否“使用环境特征”会对该专利的保护范围产生实质性影响。通过比较可知,专利获权中上述两种“使用环境特征”用语的目的本质性区别在于以上用语(特征)究竟是否会对权利要求
25、有限定作用,显然第一种情况下的“使用环境特征”必然会对权利要求的解释产生应有的限定。因此专利权人在专利获权阶段一定要根据不同情况做出正确的选择,特别是对于上述第二种情况,如果只是为了使权利要求的表述清楚以便于社会公众更好地理解发明创造,那么在专利撰写的过程中,可以考虑在说明书中多层次、多种类地记载权利要求所要保护的主题结构可9.该权利要求 1 中的“划线部分”为笔者为了方便说明使用环境特征出现的位置所加。以适用的不同的“使用环境特征”,并在权利要求中对“使用环境特征”进行合理的上位概括。以下笔者结合自己承办的深圳市某科技股份有限公司与北京某科技有限公司、西安市莲湖区某手机售后服务部申请诉前行为
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 使用 环境 特征 辨识 思考 建军
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。