专利禁止反悔原则适用范围的再思考.pdf
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1、华东政法大学学报2023 年第 4 期178专利禁止反悔原则适用范围的再思考刘紫微*目次一、问题的提出二、Festo 例外作为救济出口的效能考察三、禁止反悔原则适用的整体思路选择四、有待完善的制度安排五、结语摘要当申请人或权利人为避开现有技术而在专利授权、确权程序中作出限缩性修改、陈述,在侵权诉讼中被推定为“权利人概括放弃被引入限制性特征之等同方案”,会减损等同原则的价值目标,增加修正专利抄袭行为的社会成本。前述推定对于减少投机性的过宽权利要求而言边际收益较小,却可能引发寒蝉效应。以“被告证明争议特征被放弃”作为适用等同原则的例外,能兼顾专利权保护与竞争者信赖利益保护。认定被放弃,从而不得再被
2、主张为等同特征的客体时,应结合发明目的,考察被引入的限制性特征使发明创造区别于现有技术的依据。不论限缩性修改、陈述对于克服新颖性、创造性缺陷是否发挥实质作用,均应产生“放弃部分技术特征”的法律后果。关键词禁止反悔原则等同原则Festo 规则切线关联例外区别依据一、问题的提出专利制度中的审查历史禁反言(prosecution history estoppel/file wrapper estoppel)又称禁止反悔原则,1它防止权利人在侵权诉讼中适用等同原则重新捕获其在专利审查期间放弃的客体,2是限制*刘紫微,清华大学法学院博士研究生。1 下文的“专利审查历史禁止反言”“禁止反悔原则”均指由专利
3、授权、确权程序中的限缩性修改、陈述导致“不得将被放弃的技术特征主张为等同特征”的法律后果。专利审查历史体现为专利审查档案,根据 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)(法释 2020 19 号)第 6 条第 2 款,专利审查档案,包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料,国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。2 See Donald S.Chisum et al.,Principles of Patent Law:Cases and M
4、aterials(Second Edition),Foundation Press,2001,p.910.刘紫微专利禁止反悔原则适用范围的再思考179等同原则适用的一项重要原则,亦是诚实信用原则在专利法领域的体现。3禁止反悔原则划定了一个排除适用等同原则的范围,4阻却落入此范围的技术特征构成等同特征(an equivalent to a claim element),换言之,它消灭了落入此范围的技术特征被用于等同分析的资格。5禁止反悔原则使公众更精确地知晓专利权保护范围与行为自由的边界,保护公众基于“权利人放弃部分技术特征”的认知而产生的信赖利益(third-party detrimental
5、 reliance)。6该制度体现在我国 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 的第 6 条。7美国是专利审查禁止反悔原则的发源地,联邦最高法院裁判的 Warner-Jenkinson 案8和 Festo 案为代表的判例体现了涉及专利禁止反悔原则的两个问题:第一,基于什么原因的修改会触发禁止反悔原则的适用;第二,禁止反悔原则适用时,在什么范围内排除等同原则的适用(the domain of estoppel/the scope of the subject matter surrendered by the narrowing amendment)。9本文将研究范围限定
6、在为回避现有技术,克服新颖性、创造性缺陷而作出的限缩性修改、陈述(amendments made to avoid the prior art),10这类修改、陈述在实践中最为常见,11且在是否触发禁止反悔原则这一问题上不存在争议,因此本文将重点研究如下问题:前述限缩性修改、陈述引发禁止反悔原则的适用时,应当在什么范围内排除等同原则的适用。尽管意图限定原则也涉及对明确排除的技术特征的界定,也有一旦放弃就禁止反悔的意思,或许可以视为广义禁止反悔的一部分,12但鉴于二者存在重要区别,本文未将意图限定原则纳入研究范围。13探求禁止反悔原则的适用范围,本质上是分析权利人在作出前述限缩性修改、陈述,引入
7、新的限制性特征过程中放弃了哪一部分技术特征(该部分技术特征在侵权诉讼中不得再被主张为等同特 3 2020 年 专利法 第 20 条引入诚实信用原则。4 See Jonathan S.Masur&Lisa Larrimore Ouellette,Patent Law:Cases,Problems,and Materials,2021,p.324,available at SSRN:https:/ June 10,2023.5 Festo s patent claim calls for two sealing rings with one lip each,while the accused d
8、evice(which Festo argues is equivalent)has one sealing ring with two lips.Maybe two rings with one lip are equivalent to one ring with two lips,or maybe they aren t;that is a question for the function-way-result test.But Festo was never allowed to argue that they are equivalents because(on remand)it
9、 was barred by prosecution history estoppel.See Jonathan S.Masur&Lisa Larrimore Ouellette,Patent Law:Cases,Problems,and Materials,2021,p.334,available at SSRN:https:/ June 10,2023.6 See Donald S.Chisum et al.,Principles of Patent Law:Cases and Materials(Second Edition),Foundation Press,2001,p.910.7
10、最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(法释 2009 21 号)第 6 条规定:“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中,通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案,权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的,人民法院不予支持。”8 Warner-Jenkinson Company,Inc.v.Hilton Davis Chemical Co.,520 U.S.17(1997).9 Festo v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,535 U.S.722(2002);Martin J.Adelm
11、an&Randall R.Rader,Patent Law in a Nutshell(Second Edition),Thomson Reuters,2013,p.381.10 实践中涉及禁止反悔原则的限缩性修改主要有以下三种类型:(1)限缩权利要求中已有限制特征的区间范围;(2)将权利要求中的已有限制特征从上位概念变为下位概念;(3)在权利要求中增加新的限制特征(包括删除原独立权利要求,将从属权利要求上升为独立权利要求)。11 See Festo v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,535 U.S.722(2002).12 参见崔国斌:专利法:原理
12、与案例(第 2 版),北京大学出版社 2016 年版,第 742 页。13 一方面,意图限定原则以“至少”“不超过”等限制性用语为适用前提,而本文讨论的狭义禁止反悔原则适用情形下,被限缩后的技术特征也不一定含有前述用语(如果含有,此时二者为竞合关系,同时约束等同原则的适用);另一方面,意图限定原则适用并不以权利要求的限缩性修改、陈述为前提,“至少”“不超过”等限制性用语可能自始存在,分析被放弃、排除的技术特征时更多地依赖权利要求语言本身的含义,除非技术发展的不可预见性使得解释权利要求范围时突破语言的限制更符合专利制度的目标。参见最高人民法院(2005)民三提字第 1 号民事判决书。华东政法大学
13、学报2023 年第 4 期180征)。14在这一问题上,首先,我国实践没有形成内在连贯且一致的整体思路。一方面,最高人民法院对通过限缩性修改、陈述而引入的限制性特征,以适用等同原则为一般规则,除非被告能够证明有争议的技术特征已被权利人放弃;另一方面,从部分法院作出的判决以及被告通常主张的抗辩事由中可以看出,我国法院和当事人仍深受美国 Festo 规则的影响,Festo 规则下,权利人会被推定为已概括放弃了较宽文字与较窄文字之间的一切领域,个案中再由其证明有争议的等同物(the alleged equivalent)没有被放弃。15鉴于这两种整体思路的分歧,以及 Festo 规则对我国相关实践已
14、经产生较大影响,有必要对“哪一种思路更符合禁止反悔原则乃至整个专利制度体系的价值目标”作出理论回应,从而促进我国相关制度实践背后逻辑的内在连贯性。此外,在我国的制度实践中,一方面,就如何认定权利人通过限缩性修改、陈述而放弃的客体,缺乏理论和规范层面的指引;另一方面,“限缩性修改或陈述被明确否定则不产生 放弃 的后果”这一制度颇具父爱主义色彩,16如此很可能鼓励权利人对其发明创造作出不诚实、投机性的陈述,增加社会审查资源的无谓消耗。鉴于此,本文首先从 Festo 规则下两个例外的解释和发展着手,在考察 Festo 规则全貌的基础上回答下述问题:对于通过修改、陈述而引入的限制性特征,“一般性地禁止
15、适用等同原则”是否合理?在肯定最高人民法院的整体思路更具有合理性后,本文进一步讨论了以下两个问题:如何从申请人或权利人限缩权利要求的行为判断被放弃,从而不能被主张为等同特征的客体?对于克服新颖性、创造性缺陷未起实质作用的限缩性修改、陈述(即从专利审查的过程和结果来看,不是维持权利要求有效所必需的限缩性修改、陈述),是否应产生“放弃部分技术特征”的法律后果?第一个问题与第三个问题,本质上是为法律行为设定法律后果,而第二个问题涉及法律行为解释方法,是将特定修改、陈述涵摄到相关法律条文之下的前提。17对前述问题的剖析与厘清,既符合社会对受方法论保障的法律适用的需求,且能为我国专利禁止反悔制度的完善作
16、必要的理论准备。二、Festo 例外作为救济出口的效能考察纵观我国实践,受到 Festo 思路影响的法院以及当事人均把论证的重心置于 Festo 推定上,但Festo 推定并不是 Festo 思路的全貌,不能独立作为评价 Festo 规则合理性的基础,在没有理解 Festo例外这一利益重新平衡的工具之前,片面移植 Festo 推定并不合理。Festo 规则由美国联邦最高法院在 Festo 案中确立,其基本内容如下:专利权人对权利要求作出限缩性修改,则其被推定为概括放弃了原始权利要求语言和修改后权利要求语言之间的领域,由专利权人承担举证责任证明该修改没有放弃特定等同物(the alleged e
17、quivalent),以推翻前述推定。权利人要完成这一举证责任,须证明有争14 前提是这种修改符合专利法的相关规定。专利法(2020)第 33 条:“申请人可以对其专利申请文件进行修改,但是,对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围,对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”15 See Festo v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,535 U.S.722(2002).16 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)第 13 条:权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权
18、程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的,人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。同时参见最高人民法院(2019)最高法知民终第 530 号民事判决书;最高人民法院(2017)最高法民申第 1826 号民事裁定书。17 根据 最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释 第 6 条的规定,对特定限缩性修改、陈述之意义的认定即探求什么是专利申请人或专利权人“通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案”。刘紫微专利禁止反悔原则适用范围的再思考181议的等同物在修改时无法被预见,从而超出了权利人所放弃客体的合理解释范围;或者作出修改的
19、原因与争议等同物仅存在切线关联(a tangential relation);抑或存在其他理由表明,不能合理地期待专利权人在修改权利要求时写入争议等同物。18Festo 规则又被称为灵活阻却(flexible bar),其实质是在此前美国联邦巡回上诉法院采用的完全阻却(complete bar)19思路基础上,增加了三种例外。不过,Festo 案中联邦最高法院既未阐明权利人克服推定需要提供哪些证据,也未阐明权利人需要举证到何种程度以符合例外情形。本节将结合联邦巡回上诉法院(CAFC)在实践中对Festo例外的解释和适用,考察其作为平衡专利权人利益与竞争者利益之工具效能,以此作为评论 Festo
20、 思路合理性的基础。由于第三种例外措辞较笼统,适用情形十分有限,本文不再单独考察。(一)不可预见例外:近乎关闭的救济出口原告 Festo 在联邦最高法院赢得了胜利,但在该案被发回重审后最终败诉。在重审过程中,Festo主张被诉侵权装置的技术特征“铝合金套筒”和“单个密封圈”在其修改权利要求时不可预见,本领域的熟练人员在当时既不知作为非磁化金属的铝同样可以像“可磁化套筒”一样发挥磁屏蔽功能,也不知单一的且双向唇边的密封圈不会使无杆气缸变形。联邦巡回上诉法院认为争议等同物“铝合金套筒”在修改时是可预见的,因为现有技术披露了一种非磁化套筒,Festo 本可以在权利要求中将“非磁化套筒”包含在内,但他
21、没有这么做,因此这一特征是 Festo 在修改权利要求时所放弃的。20法院认为,可预见性的客观判断依据是修改发生时本领域现有技术以及假定的本领域普通技术人员的理解。如果被原告主张为等同物的技术特征是修改发生时本领域未知的而后来出现的技术,则它满足“不可预见”,相比之下,尽管旧技术并非无一例外地可以被预见,但它更有可能在修改发生时已经被预见,因此权利人在修改时理应预见到而没有将其写入权利要求。21这无异于要求权利人在修改权利要求时,对于新引入的限制性特征,查明和预见在本领域现有技术条件下各种常见以及可能的非实质性替换,并防御性地将其写入权利要求中。通过确立对权利人而言十分严格的“不可预见”标准,
22、联邦巡回上诉法院在 Festo 案后表现出了限制不可预见例外发挥作用的立场。数年后的 Duramed 诉 Paddock 案中,涉案发明是用于激素替代疗法的共轭雌激素药物,其在储存过程中极易被水分降解,Duramed 开发了一种带防潮涂层的该药物配方。权利人在专利审查期间为应对审查员对非显而易见性的质疑,将从属权利要求 7 中的一个限制性特征“该药物化合物被包含乙基纤维素的防潮涂层覆盖”添加到独立权利要求中。争议等同物是“使用聚乙烯醇(polyvinyl alcohol,PVA)作为防潮涂层”。修改发生时,现有技术披露了 PVA 在防潮药片领域的应用,但同时也提及将 PVA 作为防潮涂层在技术
23、上的缺点:粘性以及增塑剂相容性,尤其是 PVA 的粘性级别阻碍了其实际应用。22联邦巡回法院因此认为,权利人未能基于不可预见例外克服 Festo 推定。Duramed 主张争议等同物在修改时不可预见,现有技术的披露未能证明 PVA 作18 See Festo v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,535 U.S.722(2002).19 “完全阻却”是指对修改时引入的限制性特征(the amended claim element)不再适用等同原则。See Jonathan S.Masur&Lisa Larrimore Ouellette,Patent L
24、aw:Cases,Problems,and Materials,2021,p.325.https:/ May 10,2022.20 See Ron Zapata,Circuit Clarifies Doctrine Of Equivalents Ruling,https:/www-law360-com- May 1,2022.原告 Festo 在专利申请程序中修改权利要求时,增加了如下限制性特征:该发明包括一对单向唇边的密封圈,以及可磁化的套筒。21 See Festo Corp.v.Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,344 F.3d 1359(Fed.
25、Cir.2003)(Festo IX).22 现有技术文献亦提及使用大豆卵磷脂作为增塑剂可以避免 PVA 的增塑剂相容性带来的后果。Duramed Pharmaceuticals,Inc.v.Paddock Laboratories,Inc.644 F.3d 1376(Fed.Cir.2011).华东政法大学学报2023 年第 4 期182为药片防潮涂层的技术缺陷在当时已被解决。但法院认为满足“可预见性”并不需要如此精确的关于争议等同特征适宜性的证据。“聚乙烯醇已经被使用在其他药物化合物中”的事实足以得出“争议等同物是可预见的”这一结论。23在法院看来,“可预见的替代物”超出了“明显的替代物”
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