现有技术抗辩若干实务问题研究_孙大勇.pdf
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1、-84-经验交流Experience Exchange PATENT AGENCY专 利 代 理专利法第六十七条规定:在专利侵权纠纷中,被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。该条即是我国专利法中对现有技术和现有设计抗辩的规定。鉴于现有技术抗辩与现有设计抗辩的逻辑原理相同,本文后面统称现有技术抗辩,不再区分现有技术抗辩与现有设计抗辩。现有技术抗辩在专利侵权诉讼中部分替代了专利无效的法律效果并加速了专利侵权诉讼的审判进程,对人民法院依法审理专利侵权纠纷案件、平衡原被告双方的合法权益,具有非常重要的意义。然而司法实践中,关于现有技术抗辩的应用问题产生*
2、作者单位:北京大成(深圳)律师事务所。现有技术抗辩若干实务问题研究孙大勇*摘要:在我国专利侵权诉讼中,现有技术抗辩是被告经常采用的一种抗辩手段,实务中涉及到的相关问题比较复杂。本文通过检索研究中国相关的司法裁判案例,并结合我国的相关法律规定,梳理分析了与现有技术抗辩相关的若干问题。概言之,现有技术抗辩应当将被控侵权产品与现有技术进行比对,而非将涉案专利与现有技术进行比对;现有技术比对的参照物即原告据以主张保护的权利要求应当在起诉时确定,但因无效宣告事由,应当允许原告在一审判决前调整变更;不侵权抗辩与现有技术抗辩不存在逻辑上的矛盾;抵触申请抗辩的逻辑依据在于,所涉专利相对于该抵触申请抗辩文件不具
3、有新颖性而应被宣告无效;新的现有技术抗辩可在二审程序中提出,但原则上不应允许在再审程序中提出。关键词:现有技术抗辩不侵权抗辩;抵触申请抗辩;审级损失;比对对象了诸多分歧,现剖析如下:一、现有技术比对的对象与比对对象错误问题应当如何处理的探讨专利侵权诉讼的本质是将被控侵权对象与专利权利要求进行比较,看被控侵权对象是否包含了相应专利权利要求的全部技术特征。一般而言,若全部包含则可认定构成侵权,否则即认定不构成侵权。而现有技术抗辩则是被诉侵权人提供证据证明,被控侵权对象使用的是现有技术,鉴于现有技术肯定不属于专利的保护范围,故被控侵权产品未落入涉案专利的保护范围。因此,应当将被控侵权对象与现有技术进
4、行Experience Exchange经验交流-85-PATENT AGENCY专 利 代 理比对,看被控侵权对象使用的技术方案同现有技术是否相同或者实质相同。实践中经常出现被控侵权人将现有技术与涉案专利进行比较而提出现有技术抗辩的情形,该种做法虽屡遭最高院二审或者再审否定,但被诉侵权人却屡禁不止,频繁使用。出现这种现象的原因,笔者认为一是被诉侵权人没有正确的理解相应的法律规定,二是被诉侵权人故意为之。专利法第六十七条规定的是“被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权”,所以应当将被控侵权对象(产品或者方法)同现有技术进行比对来主张现有技术抗辩,法
5、律规定本身没有歧义。鉴于现有技术抗辩须结合被控侵权的对象同现有技术方案进行逐项特征的比对,这就意味着被控侵权人必须详细披露其产品或者方法的技术特征,而此举就会大大减轻原告对被告侵权对象的举证责任。被告有可能出现现有技术抗辩失败,但却客观上帮助原告剖析了自己产品或者方法的技术特征,从而对其主张未落入涉案专利的保护范围抗辩产生不利影响。鉴于现有技术抗辩存在的此种风险,有些被诉侵权人在现有技术抗辩没有十足把握的情况下,选择偷梁换柱,直接将现有技术与涉案专利进行比对,提出现有技术抗辩。此时人民法院应当有所作为,不可听之任之,即通过法庭释明,督促被诉侵权人提供被诉侵权产品或者方法与现有技术详细的特征比对
6、分析意见或者报告,被诉侵权人拒绝提供此类分析意见或者报告,或者坚持将现有技术与涉案专利进行比对时,明示其该做法属于没有提出现有技术抗辩的情形,对其现有技术抗辩不予审查,避免司法资源的无端浪费。二、现有技术抗辩“参照物”确定的时间应当如何考量的探讨现有技术抗辩的比对方式为被控侵权对象与现有技术的比对,涉案专利的权利要求是二者比对的参照物。无论是被控侵权对象还是现有技术方案,都涉及非常多的技术特征,现有技术抗辩的特征分析不应是漫无边际的比对,其“参照物”就是涉案专利的权利要求,即现有技术抗辩应当是将权利要求所限定的技术方案作为参照物,确定被控侵权对象与涉案专利权利要求的相对应部分是否相同或者等同。
7、这意味着,现有技术抗辩应当是在原告所主张保护的权利要求所对应的范围内进行比对。一般而言,涉案专利的权利要求有多个,原告据以主张保护的权利要求发生变化,即意味着现有技术抗辩的“参照物”相应发生变化,随之而来的现有技术抗辩比对范围亦相应发生变化。因此,原告据以主张保护的权利要求须预先确定,这不仅是出于确定侵权比对范围的需要,亦是出于确定现有技术抗辩比对范围的需要。关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(法释200921 号,以下简称“21 号专利解释”)第一条规定:人民法院应当根据权利人主张的权利要求,依据专利法第五十九条第一款的规定确定专利权的保护范围。权利人在一审法庭辩论终结前变更其
8、主张的权利要求的,人民法院应当准许。很显然,根据此规定,权利人可以在开庭前确定其据以主张保护的权利要求,也可以在法庭辩论终结前变更其据以主张保护的权利要求。然而最高院在司法实践中将权利人变更据以主张保护之权利要求的时间延展至一审判决作出前。如上诉人沈阳飞行船数码喷印设备有限公司(以下简称“飞行船公司”)与被上诉人青岛瀚泽电气有限公司侵害发明专利权纠纷一案(2019)最高法知民终 161 号。原审法院认为,权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。在涉案专利无效宣告前,飞行船公司在庭审辩论终结前当庭
9、明确以修改前的原权利要求 1 作为其所主张的保护范围,而国家知识产权局于 2019 年 5 月 16 日作出第 16225 号无效宣告请求审查决定后,涉案专利权利要求 1 的内容已发生变更,飞行船公司提起本案诉讼的权利基础丧失,应予驳回。最高院却认为,在涉-86-经验交流Experience Exchange PATENT AGENCY专 利 代 理案专利权被宣告部分无效之后,只要原审法院尚未作出判决,原审法院就应当依法向权利人飞行船公司释明,由权利人飞行船公司在维持有效的权利要求范围内明确其主张保护范围的权利要求。但是,原审法院并未给予权利人飞行船公司重新明确权利要求的程序性权利,未经释明直
10、接裁定驳回了飞行船公司的起诉,属适用法律错误。笔者认为,侵权比对涉及法庭调查和法庭勘验,权利人变更据以主张保护的权利要求,迫使法庭须重新进行侵权比对并恢复法庭调查和法庭勘验,甚或,存在现有技术抗辩时,现有技术抗辩的比对范围须重新确定,这均会导致司法审理程序的延迟和反复。在侵权比对勘验涉及鉴定机构鉴定、勘验环境复杂或者被控侵权产品为大型设备不能在法院进行现场勘验时,这种延迟和反复对审理程序的影响更为明显。不管是允许权利人在一审法庭辩论终结前变更权利要求,还是允许权利人在一审判决作出前变更权利要求,其目的均是避免简单地驳回权利人的诉请或者起诉后,权利人再次起诉。权利人再次起诉一方面增加了权利人的讼
11、累,同我国目前大力保护知识产权、减少权利人讼累的司法导向不符,另一方面也并未将被告从诉讼中解脱出来,而且徒增了新的司法程序,将法官再次带入新的诉讼。如果任由原告变更权利要求,同样亦会造成侵权比对勘验或者现有技术抗辩比对的反复,不合理地增加了被告的讼累并造成司法资源的浪费。因此,笔者建议法律或司法解释应规定原告在起诉时即应确定其据以主张保护的权利要求,非因无效宣告事由,一审诉讼中原告不应再行变更其据以主张保护的权利要求。但若一审宣判前,原告主张保护的某权利要求被宣告无效,则人民法院应当向原告释明其可以以无效决定维持有效的其他权利要求作为其重新主张保护的权利要求,原告拒绝变更其据以主张保护的权利要
12、求时,人民法院可以直接驳回原告的起诉。三、被告不侵权抗辩与现有技术抗辩辩证理解的探讨(一)被告提出现有技术抗辩不以承认被控方案落入涉案专利保护范围为前提所谓被告不侵权抗辩是指,被告认为被控侵权对象中的技术特征并未全部包含原告所主张保护之权利要求中的所有技术特征。21 号专利解释第十四条第一款规定:被诉落入专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条(现专利法第六十七条,下同)规定的现有技术。该条规定应当如何理解?江苏高院在(2015)苏知民终字第 00084 号判决中认为:适用现有技术不侵权抗辩
13、的前提是被诉产品的技术特征全部落入涉案专利权利要求的保护范围,但与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异。笔者认为,“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”可有两种理解:第一种理解为,“被诉”的“落入专利权保护范围的全部技术特征”即现有技术抗辩审查前须实体审查被诉侵权对象的相应全部技术特征是否实际落入专利权保护范围,换言之,“落入”的判断须以法院认定为前提,而不是单纯依据原告的主张。第二种理解为,“被诉落入专利权保护范围”的“全部技术特征”,即“被诉落入”是原告的诉讼主张,不一定与事实相符,在该种理解情形下,单纯依据原告主张的权利要求的范围即可实施现有技术抗辩的审查,被控侵权对象
14、是否实际落入涉案专利的保护范围在所不问。从江苏高院的认定逻辑来看,显然其采用的是第一种理解。笔者认为,该理解有待商榷。理由如下:1.21 号专利解释第十四条第二款同时规定:被诉侵权设计与一个现有设计相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的设计属于专利法第六十二条规定的现有设计。若按照江苏高院的逻辑来理解,则“被诉侵权设计”就应当理解为被诉的“侵权设计”,即该设计被诉且是侵权的设计,而这显然同我们通常想表达的含义是不同的。作为同一法律条文的不同条款,其表达形式和理解逻辑应当保Experience Exchange经验交流-87-PATENT AGENCY专 利 代 理持统一性。因
15、此,“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”应当理解为“被诉落入专利权保护范围”的“全部技术特征”,即“全部技术特征”仅是被诉侵权,实际上是否确实落入则在所不问。2.只有被控侵权技术方案落入涉案专利的保护范围,被告方可主张现有技术抗辩,该做法没有实际的意义。不侵权抗辩指的是,被告认为被控侵权技术方案未落入原告专利的保护范围;而现有技术抗辩指的是,被告认为被控侵权技术方案属于现有技术。二者虽然都涉及被控侵权技术方案,但比对的对象显然不同。无论是不侵权抗辩,还是现有技术抗辩都涉及到相同或者实质相同(等同)的判断。对实质相同(等同)的判断历来是司法判断的难点。例如:被控侵权技术方案同现有技术完全相同
16、,被告当然可以据此提出现有技术抗辩的主张,而此时被控侵权对象同涉案专利的相关技术特征是否构成等同或者是否实际包含了原告权利要求中的所有技术特征却存在很大的争议,被告也当然可以提出被控方案不侵权的抗辩。无论是从立法行文角度来理解,还是从司法实践角度来理解,“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征”应当理解为“被诉落入专利权保护范围”的“全部技术特征”。因此,人民法院对被告提出的不侵权抗辩和现有技术抗辩应当一并审查,被告提出现有技术抗辩不以承认被控侵权对象落入涉案专利保护范围为前提。鉴于不侵权抗辩同原告提出的侵权主张相辅相成,审查原告提出的侵权主张必然同时涉及,须听取被告提出的不侵权抗辩的事实和理由
17、。而对原告提出的被诉技术方案落入涉案专利保护范围的主张不予审查涉及漏审的程序问题,故人民法院对原告提出的侵权主张以及被告提出的不侵权抗辩属于审判必查事项。(二)人民法院审查现有技术抗辩应以认定被控侵权对象落入涉案专利保护范围为前提,经审查被控侵权对象并未落入涉案专利的保护范围,则无必要继续审查被告提出的现有技术抗辩若经审查被控方案并未落入涉案专利的保护范围,此时是否有必要继续审查被告提出的现有技术抗辩呢?笔者认为没有必要,理由如下:1.经审查被控方案未落入涉案专利的保护范围,人民法院已经可以得出被控方案不侵权的结论,被告的利益已经得到保护,此时继续审查现有技术抗辩是否成立,徒耗司法资源而已。2
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